1. Corte Suprema. Oposición a registro de marca. Prohibición de registro de signos que constituyan una reproducción o una traducción de una marca ya registrada y notoriamente conocida, utilizada para productos idénticos o similares, siempre y cuando tales signos sean susceptibles de crear confusión en el público consumidor. Signo cuyo registro se solicita fue creado y afamado por el oponente. Marca famosa y notoria a nivel mundial. Signo pedido que induce a confusión, error o engaño a los consumidores.

2. Corte de Apelaciones de Santiago. Infracción a la Ley de Propiedad Industrial e infracción a la Ley sobre Competencia Desleal. Existencia de semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto. Configuración de lesión del derecho de propiedad industrial. Concepto de competencia desleal. Concurrencia de elementos que configuran la hipótesis de competencia desleal.

3. Corte Suprema. Infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Cese de uso de marca registrada para concurso literario. Requisitos para que titular de una marca registrada impida que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice otra marca en el curso de las operaciones comerciales. Cotejo entre las marcas en conflicto debe realizarse valorando los signos en su conjunto. Incumplimiento del requisito de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.


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1. Corte Suprema.

Oposición a registro de marca. Prohibición de registro de signos que constituyan una reproducción o una traducción de una marca ya registrada y notoriamente conocida, utilizada para productos idénticos o similares, siempre y cuando tales signos sean susceptibles de crear confusión en el público consumidor. Signo cuyo registro se solicita fue creado y afamado por el oponente. Marca famosa y notoria a nivel mundial. Signo pedido que induce a confusión, error o engaño a los consumidores.

Fecha Sentencia: 12/05/2020

Cita Online: CL/JUR/28745/2020

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Hechos:

Oponente interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, que confirmó el fallo de primer grado que rechazó la oposición y concedió el registro solicitado. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

OCTAVO: Que, como primera aproximación a la materia en debate, es necesario acudir a lo preceptuado en el artículo 6 bis, numeral 1° de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, conforme al cual:

«Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (…)».

Es decir, la norma en estudio dispone expresamente que debe prohibirse el registro de signos que constituyan una reproducción o una traducción de una marca ya registrada y notoriamente conocida, utilizada para productos idénticos o similares, siempre y cuando tales signos sean susceptibles de crear confusión en el público consumidor.

NOVENO: Que, sobre el particular, y al efectuar la comparación gráfica y entre el signo cuyo registro se solicita (KRYPTONITE) y la marca invocada por el oponente (KRYPTONITE o KRYPTONITA), se aprecia que se trata de signos idénticos, siendo aquel cuyo registro se solicita, una reproducción del que la oponente es titular tanto en Chile, como en diversos países (Australia, China y Argentina, entre otros).

DÉCIMO: Que, por lo demás, es un hecho público y notorio que la oponente DC Comics es una compañía de edición de Comics, estando entre sus títulos las historietas de «Superman», tira cómica en la surge la expresión «Kryptonita», concepto que ha sido creado y afamado por el demandante, no existiendo ésta sino hasta que el personaje de Superman vio la luz, encontrándose asociada a los productos relacionados con éste, siendo una marca famosa y notoria a nivel mundial.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas, es posible colegir que lo que se pretende por la empresa solicitante es obtener el registro de un signo idéntico a aquel del que es titular la oponente, el cual, y como ya se dijo, goza de fama y notoriedad a nivel mundial.

Al respecto, es preciso reiterar que el Convenio de Paris, en su artículo 6 bis protege las marcas comerciales notoriamente conocidas en el extranjero para distinguir productos o servicios, no sólo idénticos, sino que también similares, susceptible de crear confusión.

Pues bien, del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que la marca solicitada registrar por Virutex Ilko S.A. va en contra del contenido de la norma en análisis, por cuanto es idéntica gráfica y fonéticamente de la invocada por la oponente, la que además es notoria y famosa a nivel mundial, todo lo cual lleva a concluir que, de accederse a su reconocimiento, produciría confusión en el público consumidor, aun cuando los productos que se amparen no sean de la misma clase.


2. Corte de Apelaciones de Santiago.

Infracción a la Ley de Propiedad Industrial e infracción a la Ley sobre Competencia Desleal. Existencia de semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto. Configuración de lesión del derecho de propiedad industrial. Concepto de competencia desleal. Concurrencia de elementos que configuran la hipótesis de competencia desleal.

Fecha Sentencia: 31/01/2020

Cita Online: CL/JUR/9945/2020

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Hechos:

La Corte de Apelaciones revoca el fallo impugnado y se declara que el demandado ha lesionado los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante y ha cometido actos de competencia desleal que pueden provocar confusión en los consumidores.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que, se aprecia de la regla antes transcrita, que la ley exige para configurar la lesión del derecho de propiedad industrial que se ha denunciado en autos, por un lado, la utilización de marcas similares para productos igualmente similares a los protegidos; y, por otro lado, que el uso de ésta o éstos puedan inducir a error o confusión en los consumidores.

La primera de las exigencias queda demostrada desde que basta comparar la marca inscrita y protegida LUXAFLEX, con la que empleó el demandado LUXA, sin tenerla inscrita, usándola indebidamente como si la tuviera al asociarle el distintivo ®, para la comercialización de cortinas tanto en su sitio web como en la publicidad gráfica, según se ha señalado en el considerando Primero N°2 de esta sentencia. En efecto, las marcas son gráfica y fonéticamente similares para un mismo producto o ámbito de protección de la marca ya registrada (cortinas), donde la segunda (LUXA) queda comprendida en la primera (LUXAFLEX) que, aunque forma una sola palabra, parece la asociación de dos elementos (LUXA FLEX) donde el primero (LUXA) resulta determinante para la identidad y fisonomía de la marca, mientras que el segundo (FLEX) no.

El segundo elemento para configurar la infracción, esto es, que la marca similar que se utiliza para un mismo producto que los protegidos pueda inducir a error o confusión en los consumidores, también es posible acreditarla, desde que al publicitar la venta de «cortinas LUXA», es dable creer en que la procedencia, cualidad o género de estas cortinas si no son los mismos, al menos están estrechamente relacionados, con el mismo producto de LUXAFLEX.

Que, a la anterior conclusión es posible llegar con los hechos que se han tenido por probados en el considerando primero y con toda la prueba rendida en autos por la actora, esto es, la declaración de la testigo Daniela Ivonne Juárez Galarce, la confesional del demandado, la copia de la sentencia dictada por la Juez árbitro doña Gabriela Paiva Hantke; la fotografía de la portada de la Revista CARAS, Edición extraordinaria, año 28, de 25 de febrero de 2016, página 169, así como de su lomo y artículo interior que hace referencia a los productos LUXA; las copias autorizadas ante el Notario Sr. Eduardo Diez Morello, de 22 de marzo de 2016, correspondientes a dos impresiones de imágenes obtenidas de sitio web www.luxafleximages.com de propiedad de Hunter Douglas y dos impresiones imágenes obtenidas del sitio web asociado al nombre de dominio www.luxa.cl vigente a la fecha de la certificación; y, finalmente, con la documental, no objetada, acompañada en esta instancia consistente en copia del fallo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 3 de mayo de 2017, recaído en la solicitud de marca N°1208750, referida a la oposición de la marca LUXA que realizó la sociedad Hunter Douglas Industries Switzerland GMBH, obteniendo una decisión a su favor.

Octavo: Que, conviene partir señalando que, conforme lo dispone el artículo 3° de la Ley 20.169, «En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.»

Se ha señalado que «en la competencia desleal se trata de conductas de exacerbación de la competencia (lo que es positivo), mediante instrumentos deshonestos o apartados de las buenas prácticas comerciales (lo que, obviamente, es negativo). En otros términos, «el daño competitivo es lícito (…), no obstante, la conquista de la clientela debe efectuarse por medios leales» (Tapia Rodríguez, Mauricio, «Competencia desleal por culpa», Revista Chilena de Derecho Privado, N°29, diciembre de 2017, p.169, citando al profesor Jean Jacques Burst, Concurrence déloyale et parasitisme, 1993, Paris, Dalloz Droit Usuel, p.9).

Sabido es, entonces, que lejos de ser criticable, es deseable en un modelo de mercado la competencia entre comerciantes, la que redunda, finalmente, entre otros beneficios, en el de los consumidores. No existe por tanto ni es exigible a los comerciantes una obligación general de no dañar a su competencia cuando ofrece productos similares a otros y mediante ello pretenda captar las preferencias de los consumidores y atraer la clientela de su competencia. Lo que sí se sanciona es el ejercicio abusivo de estos comportamientos o la práctica de ciertas conductas que la ley o el contrato prohíben o sancionan, y que configuran maniobras ilegítimas o desleales que se revelan como procedimientos contrarios a los usos del comercio y a la honestidad profesional, independientemente de si en su empleo se ha tenido la intención positiva de dañar a la competencia.

Noveno: Que, en ese orden de ideas el artículo 4°, letra a) de la Ley 20.169 considera actos de competencia desleal: «Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero».

Conforme a todo lo que se ha venido señalando en esta sentencia, y particularmente a lo dicho en el considerando 3° precedente, los elementos que configuran esta hipótesis de competencia desleal, han quedado demostrados, con el conjunto de acciones desplegadas por el demandado, entre otras, emplear una marca fonética y visualmente similar a la que tiene licenciada la actora, empleando fotografías de los productos de la licenciante para promocionar los suyos, que no son medios legítimos para pretender distraer la clientela de su competencia, afectando así, consecuencialmente, otro de los bienes jurídicos protegidos por la ley, el derecho de los consumidores a una información veraz sobre el bien o servicio ofrecido, lo que se ve corroborado por el artículo 28 A) de la Ley 19.496 según el cual «… comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores.»


3. Corte Suprema.

Infracción a la Ley de Propiedad Industrial. Cese de uso de marca registrada para concurso literario. Requisitos para que titular de una marca registrada impida que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice otra marca en el curso de las operaciones comerciales. Cotejo entre las marcas en conflicto debe realizarse valorando los signos en su conjunto. Incumplimiento del requisito de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Fecha Sentencia: 30/12/2019

Cita Online: CL/JUR/11866/2019

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Hechos:

Demandado interpone recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, que confirmó el fallo de primer grado que acogió la demanda sobre cese por uso ilegal de la denominación «101 Palabras» en todas sus formas y por cualquier medio. La Corte Suprema acoge el recurso de casación en el fondo deducido y dicta sentencia de reemplazo.

Considerandos relevantes.

Cuarto: Que, en cuanto al primer extremo, esto es, la identidad o similitud de las marcas en conflicto, para estimarlo concurrente, la sentencia impugnada ha cotejado la frase «100 palabras» que constituye o compone las marcas registradas por la demandante, y «101 palabras», que integra un eslogan más extenso y complejo «Lactancia Materna en 101 Palabras» , correspondiente al usado por la demandada, complemento del cual el fallo prescinde totalmente en su análisis, como lo demuestra que en su resolutivo únicamente ordene el cese del uso de la denominación «101 Palabras». Ahí reside el primer error del fallo en examen.

En efecto, como se desprende de lo previsto en el artículo 19 bis C de la Ley de Propiedad Industrial, el parangón entre las marcas no puede realizarse atendiendo únicamente a algunos de los elementos que las componen, «aisladamente considerados», sino que debe llevarse a cabo valorando los signos «en su conjunto» y, en ese orden, el distinto guarismo utilizado 100 y 101 pero, por sobre ello, el agregar la consigna usada por la demandada que el concurso literario se aboca a un determinado y específico tema de salud pública, como la «lactancia materna», a diferencia de las marcas registradas de la demandante, las que nada insinúan sobre el asunto del concurso «100 palabras» o lo relacionan con un país «Chile» , región por ejemplo, «Magallanes», o ciudad por ejemplo «Santiago» determinado, impide afirmar que se trate de marcas idénticas o similares.

Quinto: Que, descartado objetivamente que se trate de marcas «idénticas», único caso en el que procede la presunción de derecho de confusión que establece el inciso final del artículo 19 bis C, incluso de estimarse que se trata de marcas «similares», la ley requiere, además, como ya se dijo, que «el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión». Al respecto, la sentencia descuida que para afirmar esto último, no basta un ejercicio de prognosis abstracto efectuado en base únicamente a la comparación formal de los dos signos, sino que específicamente, debe precisarse si el concreto destino que el tercero da a la marca, puede llevar a confusión a los usuarios, en este caso, si quienes participaron en el concurso literario organizado por el Ministerio de Salud en relación a la lactancia materna, podrían haber creído que participaban en un concurso del mismo género organizado por los titulares de la marca «100 palabras». En el caso sub judice la respuesta no puede ser sino negativa, pues no existe discusión que la marca de la actora se utiliza para concursos literarios donde se invita al público a escribir un cuento breve sobre la vida en una ciudad, región o país único ámbito en el que la sentencia en estudio reconoce su prestigio y reconocimiento como un hecho público y notorio , pero sin apuntar o dirigirse esas competiciones a algún aspecto determinado de la vida en esa ciudad, región o país, ni menos utilizándose como vía para difundir una política pública en el ámbito sanitario, como la relativa a la alimentación con leche materna de los recién nacidos y hasta los seis meses de edad, como ocurrió en el caso de marras, u otra semejante.