Comentario a SCS de WONDERBOX vs. WONDER BOX

Escrito por María José Arancibia Obrador

Abogada. Socia de MJAO Consultores. Profesora de Derecho Civil y de Propiedad Industrial en la Universidad Alberto Hurtado.

 

Por regla generalísima, la marca comercial, una vez que es registrada, confiere a su titular un derecho exclusivo sobre dicho signo. Sin embargo, este derecho se encuentra sometido al principio de la terrorialidad del registro, lo que implica que dicha marca sólo tiene validez y será protegida dentro de los límites de la competencia de la autoridad que confirió dicho registro. Dicho de otro modo, si una determinada marca es inscrita en Chile, la exclusividad mencionada no puede extenderse más allá de nuestro país, como tampoco las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país, antes de haber obtenido la correspondiente inscripción en el INAPI.

Sin embargo, esta regla generalísima reconoce una importante excepción, en la cual se admite la protección de un signo registrado en el extranjero, impidiendo que el mismo pueda ser inscrito en Chile por una persona distinta a quien aparece como su titular fuera del país. En este sentido, la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial (en adelante, LPI), contempla en el artículo 20 letra g) inciso 1° una regla de carácter excepcional y que dispone que:

“g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.”

Como se anticipó, el artículo citado viene a romper con dos principios: uno especial en materia marcaria, como resulta ser el de territorialidad al derecho de exclusiva que otorga el registro marcario y uno general, referido a la aplicación de derecho extranjero en nuestro país. Con todo, para que se configure esta situación excepcional, las circunstancias no son fáciles, pues requiere prueba una cuestión de “derecho”, como es la efectiva existencia de un registro marcario concedido en el extranjero, y otra “fáctica”, como es “…la fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos…”. Esto último es una situación no menor, pues si ya probar la “fama y notoriedad” es complejo, al sumar los demás elementos, podríamos decir, que es prácticamente una prueba diabólica. No obstante lo anterior, cabe tener presente que en materia de marca comerciales la prueba se aprecia de acuerdo a las reglas de la sana crítica, habiendo por parte de la autoridad marcaria y del Tribunal de Propiedad Industrial una mayor flexibilidad para tasar la prueba presentada.

Por otro lado, una segunda particularidad que contempla este artículo dice relación con que es uno de los pocos casos en que en nuestro derecho se aplica una ley extranjera –un registro marcario –  para que pueda ser fundamento de oposición de solicitud de marca comercial.

Así las cosas, al ser una norma de excepción debe interpretarse restrictivamente, sólo en la medida que nos encontremos con una marca registrada en el extranjero, que goce de fama y notoriedad, y agregaríamos en razón de los criterios generales aplicables en razón de la finalidad perseguida por la regla, que debe tratarse de una misma cobertura en el país originario del registro, frente a aquella solicitada en Chile por un tercero.

En el caso en concreto que motiva este análisis, se requirió la protección de un registro marcario extranjero sobre la base de lo dispuesto en el literal g) del artículo 20, frente a una solicitud presentada ante las autoridades chilenas. El conflicto precisamente se originó a partir de la solicitud a registro por parte de la empresa SMARTBOX S.A., de la marca WONDER BOX para los servicios de la clase 35; produciéndose la oposición por parte de la empresa WONDERBOX SAS., fundada en el registro extranjero WONDERBOX de origen francés, invocando el citado artículo 20, en las causales previstas en los literales g) inciso 1° y k), además de los artículos 6 bis, 8 y 10 bis del Convenio de París.

Durante el juicio de oposición, la parte oponente presentó diversas pruebas para acreditar el alto estándar que exige el literal g), como fueron registros marcarios en Francia, Suiza y en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OAMI) y diversa publicidad, que daban cuenta de que esta marca registrada en el extrabjero goza de fama y notoriedad, además de encontrarse referida a un mismo ámbito de cobertura de los registros. Bajo este contexto, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechazó a registro la marca en comento, indicando que se acoge la causal de la letra g) del artículo 20 LPI y los artículos 6 y 8 del Convenio de Paris, rechazándose la letra k) del artículo 20 LPI y el artículo 10 bis del citado Convenio.

Frente a lo anterior, la parte solicitante (SMARTBOX S.A) dedujo recurso de apelación para ante el Tribunal de Propiedad Industrial, segunda instancia, revocándose dicho fallo, acogiéndose a registro la solicitud marcaria en cuestión, basado principalmente en el análisis que el Tribunal realizó de la letra g) del artículo 20, indicando que lo que debe probarse en estos autos, entendiendo que los signos en conflicto fuesen semejantes al grado de inducir en confusión y que poseen coberturas relacionadas, es el registro previo en el extranjero y la fama y notoriedad en su país de origen. Pues bien, para ello –en concepto del TPI-, deben aplicarse los mandatos de la lógica y la experiencia a la prueba rendida, no habiendose acreditado a juicio de dichos sentenciadores su fama y notoriedad en el país de origen, lo cual hace caer la pretensión de aplicar el artículo 20 letra g) inciso primero del mencionado cuerpo legal.

Ante este hecho la parte demandante WONDERBOX SAS presentó recurso de casación en el fondo en contra de esta resolución, el cual fue acogido por el máximo tribunal, quien acoge dicho recurso casando el fallo del Tribunal de Propiedad Industrial y dictando consiguiente sentencia de reempalzo, que rechaza la concesión del registro. El análisis realizado por la Corte Suprema se centró nuevamente en el artículo 20 letra g), dejando en claro el criterio aplicable, que desautoriza el razonamiento de segunda instancia, en orden a que las marcas en conflicto deban ser semejantes en grado de inducir a confusión y que deben poseen coberturas relacionadas. Por ende, según la Excelent

igencias adicionales:  incorporar nuevas exigencias adicionales.  debiendo destacarse que  “u por una persona distinta a quien ísima Corte, lo que debió probarse por la oponente es sólo si ésta tiene registros previos de su marca en el extranjero y si goza de fama y notoriedad en su país de origen; agregando que se encuentra probado el hecho de tener registros marcarios anteriores a la solicitud y el hecho de gozar de fama y notoriedad, lo cual es un hecho efectivo por la publicidad que se acompañó. Finalmente, la Corte Suprema se hace cargo de los dichos del Tribunal de segunda instancia, pues interpreta de una manera diferente este artículo al exigir un conocimiento “más allá de los círculos en que habitualmente se consume” cuando la ley requiere “que habitualmente… demanda esos servicios… en el país originario del registro” como resultado de la probanza se cumple con el alto estándar de este artículo.

Como se puede apreciar en el caso en comento, el artículo clave fue el 20 letra g) inciso primero, pues la Corte Suprema conociendo del recurso de casación en el fondo enmendó el criterio utilizado por el Tribunal de Propiedad Industrial, de una manera que resulta favorable a la operación de esta protección excepcional en beneficio de marcas registradas en el extranjero, debiendo destacarse que el propio hecho de que se trate de una norma de interpretación restrictiva obliga a considerar sólo aquellos requisitos previstos por el legislador nacional,  encontrándose vedado el órgano jurisdiccional de incorporar nuevas exigencias adicionales: siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender su tenor literal.